Lizenzvertrag: Was muss diese Vereinbarung beinhalten?
Lic. iur. Regula Heinzelmann
Regula Heinzelmann studierte Jura an der Universität Zürich, wo sie 1981 mit dem Lizentiat abschloss. Seit 1984 arbeitet sie selbständig als Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin in Zürich und Berlin.
Umfang einer Lizenz
Lizenzen können räumlich und zeitlich beschränkt werden.
Hinsichtlich der Beschränkung von Lizenzen ist auf Folgendes zu achten:
Bei der zeitlichen Beschränkung ist zu beachten, wie lange ein Verfahren bzw. ein Produkt zeitgemäss und aktuell sind. Ein Vorteil ist, wenn man eine Kündigungsfrist vereinbart, die aber lang genug sein muss so dass sich beide Parteien darauf einstellen können.
Eine Lizenz wird häufig auf ein Gebiet beschränkt und auf dieses manchmal exklusiv. Haben mehrere Bewerber eine Lizenz für ein Gebiet ist für beide Parteien eine vorherige Markt und Konkurrenzforschung sinnvoll.
Ein wichtiger Punkt ist, ob die Lizenz gemäss Lizenzvertrag auch für Lieferungen ausserhalb des vereinbarten Gebietes sowie Exporte gelten kann und unter welchen Bedingungen. Dabei sind Wettbewerbs- und Kartellrecht zu beachten.
Zu regeln ist auch, in welchen Fällen der Lizenznehmer das lizenzierte Produkt anwenden darf. Das sollte man auch dann machen, wenn sich dieses im Moment nur für ein Verfahren oder Produkt eignet. Das kann sich ändern. Der Lizenznehmer oder Geber kann weitere Anwendungsmöglichkeiten entwickeln. Es muss im Vertrag geregelt sein, wer in solchen Fällen welche Rechte hat.
Vorsichtig muss man sein, wenn man Lieferbindungen im Lizenzvertrag vereinbart, so dass der Lizenznehmer oder Geber eine bestimmte Menge eines Produktes beziehen muss. Dies kann kartellrechtlich problematisch werden.
Bei dem Recht auf Sublizenzen besteht ein Interessenkonflikt. Der Lizenzgeber will die Kontrolle über die Lizenzübertragungen behalten. Der Lizenznehmer will die Lizenz übertragen können. Zu empfehlen ist eine faire Lösung für beide Partien. Beispielsweise könnte man definieren, unter welchen Umständen der Lizenznehmer eine Sublizenz vergeben darf oder nicht, z.B. nur an eine bestimmte Branche oder an bestimmte Unternehmenstypen. Bei Vergabe von Lizenzen an Firmengruppen ist im Lizenzvertrag festzulegen, ob die betreffenden Unternehmen untereinander Sublizenzen vergeben können, z.B. von Mutter an Tochterfirma. Zu beachten ist, dass Sublizenzen die Marktchancen auch erhöhen können. Zu regeln ist natürlich, welche Gebühr der Lizenzgeber und der Lizenznehmer für die Sublizenzen erhält und wer welchen Anteil davon bekommt. Eine Einschränkung ist im Interesse des guten Images für beide Parteien zu empfehlen: Der Lizenznehmer sollte keine Sublizenzen an unseriöse Unternehmen vergeben dürfen, der Lizenzgeber sollte seinerseits auch keine Lizenzen an fragwürdige Firmen erteilen. Zu empfehlen ist die Vereinbarung, dass man allfällige Sublizenzen dem Lizenzgeber zu melden hat oder dass man ihn vor Vertragsabschluss anfragen muss.
Insbesondere zu Exklusivlizenzen
Exklusivlizenzen (auch "ausschliessliche Lizenzen" genannt) sind für beide Parteien nicht unbedingt vorteilhaft:
- Für den Lizenzgeber haben sie den Nachteil, dass er praktisch die Verwertungsrechte an seiner Entwicklung und die Kontrolle darüber verliert. Eine Exklusivlizenz kann so weit gehen, dass der Lizenzgeber seine eigene Entwicklung selber nicht mehr verwerten kann, allenfalls auch nicht mehr als Grundlage für Weiterentwicklungen verwenden. Sofern eine Exklusivlizenz im Lizenzvertrag territorial begrenzt ist, kann der Lizenzgeber die betreffenden Produkte nicht mehr in das Gebiet des Lizenznehmers liefern.
- Auch für einen Lizenznehmer kann eine Exklusivlizenz problematisch sein. Er übernimmt damit auch weitergehende Verpflichtungen als bei einer einfachen Lizenz. Es besteht das Risiko, dass er trotz Aufwand den vereinbarten Minimalumsatz nicht erreicht und dann die Exklusivlizenz verliert.
Unternehmer, die erst nach längerer Suche einen Lizenznehmer finden, sind in Gefahr sich auf Exklusivlizenzen einzulassen. Dann ist Vorsicht unbedingt geboten. Es kann bei Exklusivlizenzen beispielsweise vorkommen, dass der Lizenznehmer den Markt nicht ausschöpft, aber die minimale Gebühr bezahlt. Wenn der Lizenzgeber besonderes Pech hat, lässt der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand in der Schublade verschwinden, weil dieser ihm aus Konkurrenzgründen unbequem ist und die Minimalgebühr billiger kommt als sich der Konkurrenz zu stellen. Um dieser Gefahr vorzubeugen, kann man im Lizenzvertrag nicht nur eine Minimalgebühr, sondern auch einen Minimalumsatz festlegen.
Praxis-Tipp: Deswegen sollte man eine Exklusivlizenz unbedingt zeitlich begrenzen oder eine Kündigungsfrist für beide Parteien vereinbaren. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz übergeht, wenn nach einer bestimmten Zeit nicht eine bestimmte Limite erreicht ist. Einer solchen Vereinbarung kann man einen Marketingplan mit Teilzielen zugrunde legen. Eine Minimalgebühr sollte man bei einer Exklusivlizenz auf jeden Fall vereinbaren!
Vereinbarungen über Veränderungen
In einem Lizenzvertrag muss unbedingt vereinbart werden, was man bei Änderung der Verhältnisse unternimmt.
Bei Wirtschaftsschwankungen tragen beide Parteien ein Risiko. Der Lizenznehmer kann weniger verkaufen und der Lizenzgeber erhält weniger Gebühren. In solchen Fällen sollten beide Parteien neue Marktstrategien entwickeln. Für den Fall, dass eine Mindestgebühr vereinbart ist und der Lizenznehmer unverschuldet den entsprechenden Umsatz nicht erreicht ist eine Regelung zu treffen, z.B. Bezahlung in Raten, Teilstundung. Wenn das lizenzierte Produkt bzw. Verfahren veraltet ist, muss man den Lizenzvertrag aufheben können. Für solche Fälle ist eine Kündigungsfrist von Vorteil. Eine andere Lösung ist, dass man gemeinsam eine Weiterentwicklung des Lizenzgegenstandes vereinbart. Für den Fall des Verkaufs der Lizenznehmerfirma muss vereinbart werden, ob der Lizenzvertrag bestehen bleibt und auf den Käufer übertragen wird. Zu berücksichtigen ist, dass das bei der Bewertung eines Unternehmens eine Rolle spielt, welche Lizenzen es besitzt, bzw. vergeben hat. Eine Vereinbarung, in welchen Fällen Lizenzen auf den neuen Eigentümer übertragen werden oder eben nicht, ist aus diesem Grunde unbedingt zu empfehlen. Für den Fall, dass das Unternehmen des Lizenzgebers verkauft wird, ist ebenfalls eine Regelung zu treffen. Wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet, bei Verkauf dafür zu sorgen, dass der Käufer die Lizenzverträge übernimmt, kann das den Verkauf behindern. Hingegen sollte man in solchen Fällen den Vertrag auflösen können und allenfalls eine Entschädigung vereinbaren, zumindest für die Kosten oder Verluste des Lizenznehmers. Diese Entschädigung sollte man aber nach oben begrenzen.
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Innovationen und Weiterentwicklungen
Wenn Weiterentwicklungen des Lizenznehmers abhängig sind vom Lizenzprodukt, hat der Lizenzgeber Rechte an den Verbesserungen. Er gilt dann je nach dem als Miturheber oder Miterfinder und hat mit zu entscheiden wie die Verbesserung verwertet wird. Vorteilhaft ist, vorher zu vereinbaren, ob in solchen Fällen der Lizenznehmer die Entwicklung dem Lizenzgeber überlassen muss. Dabei hat dieser eine angemessene Entschädigung zu zahlen. Nach welchen Kriterien diese berechnet wird vereinbart man am besten im Lizenzvertrag.
Sinnvoll kann auch sein, dass der Lizenznehmer die Weiterentwicklung selber verwerten darf. Für den Fall ist zu regeln, ob die andere Partei eine spezielle Entschädigung bezahlt oder die Lizenzgebühr angepasst wird. Wenn der Lizenznehmer die Entwicklung bestritten hat, müsste man die Gebühr senken, wobei eine einmalige Entschädigung sinnvoller sein kann. Entwickelt der Lizenzgeber das Produkt oder Verfahren weiter, wäre eine Gebührenerhöhung sinnvoll, wenn die Lizenz automatisch für das neue Produkt oder Verfahren gilt. Andererseits muss sich der Lizenznehmer für den Fall absichern, dass der Lizenzgeber ihm die Lizenz für ein Verfahren oder Produkt überlässt und gleichzeitig ein neues entwickelt und dieses selber oder durch andere Lizenznehmer auf den Markt bringen will. Dazu dient die Vereinbarung, dass der Lizenznehmer auf Wunsch auch die Lizenz für neue Produkte oder verbesserte Verfahren übernehmen kann. Allenfalls kann man dann einen neuen Lizenzvertrag abschliessen. Sofern durch eine Weiterentwicklung ein neues Produkt entsteht, ist es sinnvoll einen neuen Lizenzvertrag für dieses abzuschliessen und den für das alte Produkt unverändert fortzusetzen oder aufzuheben, je nach den Verhältnissen.
Wichtig! Bei Weiterentwicklungen muss man vereinbaren, wer für den Schutz der Innovationen (Markenschutz, Patentierung u.s.w.) zuständig ist und wie die Kosten aufgeteilt werden.
Entwicklungen, die vom Lizenzprodukt unabhängig sind, aber an diesem angewendet werden, gehören der Partei, die sie entwickelt.
Schulung, Information und Kontrolle
Der Lizenzgeber übernimmt normalerweise die Schulung zumindest des leitenden Personals des Lizenzgebers. Dabei sollte der Lizenzgeber auch auf die Risiken der Produkte oder Verfahren aufmerksam machen. Vor allem sollte die Schulung und weitere Betreuung die Qualität des Verfahrens und der Produkte sichern.
Informationen gestaltet man am besten schriftlich, vor allem wenn es um Vermeidung von Gefahren und sonstigen Produktionsfehlern geht. Das ist dem Lizenzgeber schon deshalb zu raten, weil er nachher einen Beweis dafür hat, dass er korrekt auf alles Notwendige hingewiesen hat. Normalerweise zahlt der Lizenznehmer eine vom Lizenzvertrag separate Entschädigung für Einführung und Schulung, die unabhängig von der Lizenzgebühr berechnet wird. Damit der Lizenzgeber immer über Umsatz, Marktentwicklung, Erfolge und Probleme informiert ist, sollte man einen regelmässigen Informationsaustausch vereinbaren mit bestimmten Kontaktpersonen und ihren Stellvertretern. Natürlich sollte der Lizenzgeber auch regelmässig Informationen erhalten, wie der Verkauf des Produkts verläuft. Dabei sollte der Lizenzgeber in eigenem Interesse Kontrollen vornehmen können und für Beratung zur Verfügung stehen. Es kann notwendig sein, Massnahmen für das Risikomanagement als Vertragsbestandteil festzulegen, besonders wenn es sich um gefährliche Verfahren oder Produkte handelt. Natürlich sollte der Lizenzgeber auch regelmässig Informationen erhalten, wie der Verkauf des Produkt verläuft, wie oft diese zu übermitteln ist und an welche Kontaktpersonen, z.B. monatlich oder vierteljährlich, zu lange Abstände sind nicht zu empfehlen. Das regelt man am besten im Vertrag.
Markteinführung und Werbung
In diesem Bereich entwickeln die Partner am besten eine gemeinsame Strategie, wie man bei der Markteinführung, PR, Werbung usw. vorgeht. Der Lizenzgeber ist auch wegen seines eigenen Images interessiert daran, wie das lizenzierte Verfahren oder Produkt im Markt erscheint.
Dabei stellt sich die Frage, ob das Produkt unter dem Namen des Lizenznehmers oder -gebers vermarktet wird. Sofern ein Produkt unter dem Namen des Lizenzgebers vermarktet wird, kann der Lizenznehmer interessiert sein, dass sein Image als selbständiges Unternehmen trotzdem auch äusserlich gewahrt bleibt.
Wichtig! Es kann sich auch auf die (Produkte-)Haftung auswirken, unter welchem Label ein Produkt verkauft wird.
Zu einem guten Marketing gehört, dass der Lizenznehmer für seinen Kunden gut ausgearbeitete Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Lizenzprodukt entwickelt. Das kann gemeinsam mit dem Lizenzgeber erledigt werden. Normal ist, dass der Lizenznehmer einen Kundenservice nach den Vorstellungen des Lizenzgebers entwickeln muss. Das kann mit hohen Investitionen verbunden sein. Wichtig ist, dass die Parteien vereinbaren, wer welche Investitionen für Marketing und Kundenservice übernimmt.
Lizenzgebühr
Die Lizenzgebühr ist normalerweise ein Prozentsatz von einer Grösse, die man im Lizenzvertrag präzis bestimmen muss. Dabei werden in der Praxis folgende Möglichkeiten angewendet:
- Top-Down: Die Lizenzgebühr wird als Anteil des Umsatzes oder Gewinns des Lizenznehmers definiert. Dabei muss man die Berechnungsgrundlage genau festlegen. Eine Mindestgebühr ist immer empfehlenswert. Man kann auch eine Pauschale abmachen und zusätzlich Gebühren aufgrund von Umsatz oder Gewinn.
- Bottom Up: Investition und Aufwand des Lizenznehmers wird als Grundlage betrachtet und die Lizenzgebühr so berechnet, dass der Lizenzgeber die betreffenden Kosten auf längere Sicht decken kann. In diesem Fall kann eine Pauschale sinnvoll sein, allenfalls zusätzliche Gebühren aufgrund von Umsatz oder Gewinn
Weitere Hinweise:
- Schulung und Information des Personals über den Lizenzgegenstand werden normalerweise extra berechnet. Wenn diese mit hohem Aufwand verbunden sind, ist es sinnvoll, sie extra zu berechnen.
- Für die Kontrolle der Buchhaltung engagiert man am besten eine neutrale Buchprüfungsstelle.
- Bei Verträgen mit Auslandsbezug ist festzulegen, in welcher Währung die Gebühren bezahlt werden und wie die Kurse zu berechnen sind. Allenfalls sind Bestimmungen zu treffen für den Fall von starken Kursänderungen.
- Natürlich sind auch Vereinbarungen, welche die Zahlungsbedingungen wie Zahlungsperioden, Verzug usw. regeln, zu treffen.
Haftung und Gewährleistung
Falls ein Haftungs- oder Gewährleistungsfall eintritt, der die andere Vertragspartei betrifft, sollte man eine sofortige Informationspflicht vereinbaren. Über Haftung und Gewährleistung muss man präzise Regelungen treffen und auch dafür sorgen, dass diese fair sind. Es geht nicht, dass man die ganze Haftung nur einer Partei überlässt.
Im Prinzip sollte jeder für das haften, was er beeinflussen kann, sofern es nicht um Verschuldenshaftung geht, z.B. Produktehaftung. Jede Partei sollte für ihre eigene Fahrlässigkeit und ihr Verschulden die Haftung übernehmen. Dabei kann man folgendes festlegen:
- Die Gewährleistung für Produkte, die er selber herstellt, übernimmt normalerweise der Lizenznehmer.
- Der Lizenzgeber haftet für die Informationen, die er dem Lizenznehmer über den Lizenzgegenstand erteilt hat, vor allem wenn er es unterlassen hat, auf Gefahren und Schwierigkeiten hinzuweisen.
- Der Lizenzgeber sollte auch haften, wenn der Lizenzgegenstand oder sonstige Grundlagen veraltet und aufgrund dessen Fehler bei der Produktion entstehen.
- Liegen die Ursachen für Haftung bei beiden Parteien, muss man sie aufteilen.
Weiter sollte in einem Lizenzvertrag auch vereinbart werden, wer welche Versicherungen abschliesst und wie die Prämien aufgeteilt werden.
Verteidigung von Immaterialgüterrechten
Die Verteidigung von Immaterialgüterrechten, (Patent-, Marken-, Design- und Urheberrecht) kann man nicht einseitig einer Partei überlassen. Diese wäre nicht fair, weil eine Schadloshaltung bei Rechtverletzung sehr teuer werden kann.
Es kann vorkommen, dass man gezwungen ist, kostspielige Prozesse zu führen, um die Rechte zu verteidigen. Deswegen sollten die Parteien die Kosten für die Rechtsverteidigung und für allfällige Versicherungen gerecht aufteilen, natürlich angepasst auf die Verhältnisse.
Zu vereinbaren ist auch, was man unternimmt, wenn die Rechte von Dritten durch den Lizenzgegenstand verletzt werden. Dies ist zwar bei Patenten-, Marken- und Design nicht zu erwarten, weil man das vor der Eintragung abklärt. Hingegen ist es bei urheberrechtlich geschützten Werken möglich, dass jemand schon vorher dieselbe Idee hatte und man das nicht wusste. In solchen Fällen sind Verhandlungen mit dem Betreffenden zu empfehlen. Vielleicht ergibt sich eine Win-win-Situation. Wichtig ist, dass man in einem Lizenzvertrag keine einseitige Schadloshaltung unterschreibt.
Auflösung eines Lizenzvertrags
Es ist sinnvoll, bei einem Lizenzvertrag eine Kündigungsfrist zu vereinbaren. Diese sollte lang genug sein, dass sich beide Partner auf die Vertragsauflösung vorbereiten können.
Eine andere Möglichkeit ist ein befristeter Lizenzvertrag, den die Parteien nach Ablauf der Frist in einen kündbaren Vertrag umwandeln können. Dabei ist die Frist so zu bemessen, dass die Parteien nicht dann noch verpflichtet sind, wenn das Produkt veraltet ist. Wie lange ein Produkt verkauft werden kann, hängt natürlich von den Verhältnissen ab. Sinnvoll ist die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigen Gründen, wozu vor allem Vertragsbruch zählt. Für den Fall ist abzumachen, wie lange man noch die Gebühren zahlen muss und dass Schadenersatzforderungen vorbehalten sind. Dokumente und Unterlagen, vor allem über Geschäftsgeheimnisse, sollten nach Auflösung des Vertrages dem Lizenzgeber, bzw. dem Inhaber der Rechte, zurückgegeben und auf Datenträgern unwiderruflich gelöscht werden.
Allgemeine Bestimmungen beim Lizenzvertrag
Zu den allgemeinen Bestimmungen gehören folgende Klauseln:
- Wahl des Rechtes und des Gerichtsstandes
- Bestimmung dass der Parteiwille gilt, wenn Teile von einem Lizenzvertrag nicht oder nicht mehr dem geltenden Recht entsprechen.
- Mediationsklausel: Es ist sinnvoll, bei Konflikten einen Mediator einzuschalten und sich dazu zu verpflichten. Meistens wird der Mediator von beiden Parteien gleichmässig bezahlt.
- Schiedsgericht: Schiedsgerichte können sehr teuer werden. Darum ist eine Schiedsgerichtsklausel mit Vorsicht zu prüfen.
