Licence: Étendue et exclusivité
Regula Heinzelmann
Regula Heinzelmann a étudié le droit à l’Université de Zurich, où elle a terminé sa licence en 1981. Depuis 1984, elle travaille à titre indépendant comme journaliste économique et auteure à Zurich et à Berlin.
Aides de travail appropriées
Etendue de la licence
Remarque: Les contrats de licences peuvent contenir des restrictions sur le plan matériel, géographique et temporel.
Eu égard à la limitation d’une licence, il convient de prendre les éléments suivants en compte :
En cas de restriction temporelle, il faut prévoir combien de temps un processus ou produit restera vraisemblablement moderne et actuel. Il est avantageux de conclure un délai de résiliation assez long pour permettre aux deux parties de s’adapter.
Une licence est souvent limitée à un territoire, parfois de manière exclusive. Si plusieurs intéressés ont une licence pour un seul et même territoire, il est utile pour les deux parties de procéder à une analyse de marché et de concurrence préalable.
Il est important de savoir si une licence est également valable pour les livraisons en dehors du territoire contractuel ainsi que pour les exportations, et dans l’affirmative, dans quelles conditions. Dans ce contexte, il convient de respecter le droit de la concurrence et des cartels.
Il est également nécessaire de déterminer les cas, dans lesquels le licencié est autorisé à utiliser le produit licencié. Ceci s’applique aussi si celui-ci n’est approprié que pour un seul processus ou produit au moment du contrat. La situation peut changer. Le licencié ou le concédant peut développer d’autres possibilités d’application. Le contrat doit définir les droits de chacun dans pareil cas.
Il convient de prendre des précautions lorsqu’un engagement d’achat est convenu, lequel engendre une obligation relative à la quantité d’achat pour le licencié ou le concédant. Une telle clause peut s’avérer problématique en matière de droit des cartels.
En cas de sous-licence, il existe un conflit d'intérêt. Le concédant veut conserver le contrôle des transferts de licence. Le licencié veut, quant à lui, avoir la possibilité de transférer la licence. Il est recommandé d’avoir recours à une solution équitable pour les deux parties. Il est par exemple envisageable de définir les circonstances dans lesquelles le licencié est autorisé à octroyer une sous-licence, p. ex. uniquement dans une branche déterminée ou pour certains types d’entreprise. Pour les concessions de licence en faveur d’un groupe d’entreprise, il convient de déterminer si les entreprises concernées sont autorisées à s’octroyer des sous-licences entre-elles, p. ex. la maison mère vis-à-vis de sa filiale.
Il ne faut pas oublier que les sous-licences permettent d'accroître les débouchés commerciaux. Il faut naturellement déterminer quelle redevance de sous-licences revient au concédant et au licencié ainsi que le montant de la part respective. La conclusion d’une restriction de licence est préférable pour les deux parties, ce dans l’intérêt de l’image de marque : le licencié doit éviter d’octroyer des sous-licences à des entreprises non sérieuses et le concédant ne doit pas non plus accorder des licences à des entreprises douteuses.
Particularités en matière de licences exclusives
Les licences exclusives ne sont pas forcément avantageuses pour les deux parties :
- L’inconvénient pour le concédant est de pratiquement perdre le droit d’exploitation sur le développement de la licence ainsi que son droit de contrôle. La portée d’une licence exclusive peut être telle que le concédant n’est plus en droit d’exploiter son propre développement, le cas échéant y compris en tant que base de développement ultérieur. Dès lors que la licence exclusive est limitée géographiquement, le concédant n’est plus en droit de livrer les produits concernés dans le territoire contractuel du licencié.
- De même, une licence exclusive peut s’avérer problématique pour le licencié. Les obligations auxquelles il est lié sont plus étendues qu’en cas de simple licence. Il encourt le risque de ne pas atteindre le chiffre d’affaires minimum convenu en dépit de ses efforts et de perdre ainsi la licence exclusive.
Les entrepreneurs qui ne trouvent un licencié qu’après de longues recherches encourent le risque de devoir consentir des licences exclusives. Il convient dans ce cas de prendre impérativement des précautions. Il est en effet possible que le licencié ne tire pas pleinement parti des potentialités du marché et verse ainsi une redevance minimale. En cas de malchance, le licencié laissera dormir l’objet de la licence dans un tiroir parce qu’il est gênant pour des raisons de concurrence et que le versement de la redevance minimale s’avère pour lui moins onéreuse que de faire face à la concurrence. Afin de prévenir ce risque, il est recommandé de déterminer, outre une redevance minimale, également un chiffre d’affaires minimum ou bien une obligation d’exercice du droit de licence.
Conseil pratique: C’est pourquoi il est conseillé de limiter impérativement la durée d’une licence exclusive ou de convenir d’un délai de résiliation pour les deux parties. Il est également possible de prévoir que la licence exclusive se transforme en simple licence si un certain plafond n’est pas atteint dans un délai déterminé. Une telle convention peut être associée à un plan de marketing prévoyant des objectifs partiels. Il est en tout état de cause indispensable de convenir d’une redevance minimale en présence d’une licence exclusive!
Conventions portant sur les modifications
Remarque: Il est impérativement nécessaire de convenir ce qui est prévu en cas de modification de situation dans un contrat de licence.
En ce qui concerne les fluctuations économiques, le risque pèse sur les deux parties. Le licencié ne peut plus vendre autant et le concédant perçoit une redevance moindre. Dans un tel contexte, il est recommandé aux deux parties d’élaborer de nouvelles stratégies de marché. Au cas où une redevance minimale serait convenue et où le licencié n’atteindrait pas le chiffre d’affaires correspondant sans que cela ne lui soit imputable, il convient de conclure un règlement, p. ex. un paiement par mensualités, un report de paiement partiel.
Si le produit ou le processus licencié est obsolète, il est nécessaire de prévoir la possibilité de dissoudre le contrat de licence. Dans pareil cas, il est avantageux de convenir d’un délai de résiliation. La conclusion d’une clause de perfectionnement prévoyant une élaboration en commun de l’objet licencié représente une solution alternative.
En cas de vente de l’entreprise du licencié, il est nécessaire de prévoir si le contrat de licence est maintenu et transféré à l’acquéreur. Il convient de tenir compte du fait que le type de licences en possession de l’entreprise ou qu’elle a accordé joue un rôle important dans le cadre de l’évaluation de la valeur de cette entreprise. C’est pourquoi il est impérativement recommandé de prévoir un accord qui détermine les cas dans lesquels les licences sont transmises ou non au nouveau propriétaire.
Au cas où l’entreprise du concédant serait vendue, il est également nécessaire de prévoir un règlement. Si le concédant s’engage à veiller en cas de vente à ce que l’acquéreur reprenne les contrats de licence, il est probable que cela représente un obstacle à la vente. Dans ce cas, il convient au contraire de prévoir la dissolution du contrat et de convenir éventuellement d’une indemnisation, ne serait-ce que pour les frais ou pertes encourus par le licencié. Il convient toutefois de conclure un plafonnement de l’indemnisation.
Innovations et perfectionnements
Remarque: Lorsque les perfectionnements du licencié sont liés au produit licencié, le concédant a des droits sur ceux-ci. Il est dans ce cas considéré soit en tant que co-auteur, soit en tant que co-inventeur et bénéficie d’un pouvoir de décision sur le mode d’exploitation du perfectionnement. Il est avantageux de convenir au préalable si le licencié doit dans ce cas céder le perfectionnement au concédant, sachant que ce dernier est tenu de verser une indemnisation adéquate. Il est recommandé de déterminer dans le contrat de licence les critères applicables pour le calcul de cette indemnisation.
L'octroi d’un droit d’exploitation du perfectionnement au profit du licencié peut également s'avérer être un choix judicieux. Dans ce cas, il convient de déterminer si l’autre partie est tenue de verser une indemnisation spéciale ou si la redevance doit être modifiée. Si le licencié a contesté le perfectionnement, la redevance devrait être réduite. Toutefois, une indemnisation unique peut s’avérer plus intéressante.
Au cas où le perfectionnement du produit ou du processus émanerait du concédant, il serait plus intéressant de prévoir une augmentation de la redevance si la licence est automatiquement valable pour le nouveau produit ou processus. Sinon, le licencié doit se protéger pour le cas où le concédant lui céderait la licence pour un processus ou produit et développerait en même temps un nouveau produit qu’il a l’intention de proposer lui-même sur le marché ou par l’intermédiaire de tiers. Il est possible de conclure une convention pour pallier ce problème, selon laquelle le licencié a le choix de reprendre la licence également pour de nouveaux produits ou processus améliorés. Le cas échéant, les parties peuvent ensuite conclure un nouveau contrat de licence
Dès lors qu’un nouveau produit résulte d’un perfectionnement, il est recommandé de conclure un nouveau contrat de licence pour celui-ci et de maintenir le contrat relatif à l’ancien produit sans modification ou de le dissoudre, selon les circonstances.
Important: En cas de perfectionnement, il est nécessaire de déterminer la partie à laquelle la protection des innovations incombe (protection de la marque, brevet etc.) ainsi que le mode de répartition des frais.
Les développements qui ne sont pas liés au produit licencié et qui peuvent en revanche lui être appliqués, sont la propriété de la partie qui en est l’auteur.
Recommandations de produits
Formation, information et contrôle
Important: Normalement, la formation incombe au concédant, tout du moins en ce qui concerne le personnel d’encadrement. Il doit également attirer l’attention sur les risques que comportent les produits et processus. La formation et la prise en charge ultérieure visent surtout à assurer le maintien de la qualité du processus de fabrication et des produits.
Il est préférable de concevoir l’information sous forme de documents écrits, en particulier lorsqu’elle concerne la protection contre les risques et autres erreurs de production. Cela est avant tout recommandé au concédant eu égard au fait qu’il sera plus tard tenu d’apporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour informer sur les risques.
Normalement, le licencié verse une indemnité distincte pour l’introduction et la formation, facturée séparément de la redevance.
Afin que le concédant soit constamment informé sur le chiffre d’affaires, l’évolution du marché, les résultats et problèmes, il est conseillé de convenir qu’un échange d’informations régulier doit avoir lieu entre des interlocuteurs déterminés et leurs représentants.
Naturellement, le concédant doit lui aussi recevoir régulièrement des informations relatives au niveau de vente du produit.
Important: Il est conseillé aux parties de conclure une clause de qualité ainsi que des mesures de contrôle.
Le concédant devrait dans son propre intérêt procéder à des contrôles et se tenir à disposition pour tout conseil.
Il peut s’avérer nécessaire de déterminer des mesures en vue de la gestion des risques, notamment lorsqu’il s’agit de processus de fabrication ou produits dangereux.
Mise en circulation sur le marché et publicité
Remarque: Dans ce domaine, il est préférable que les partenaires contractuels élaborent une stratégie commune pour l’introduction du produit sur le marché, les relations publiques, la publicité etc. La façon dont le processus ou le produit licencié est présent sur le marché fait partie des intérêts du concédant, ce eu égard à sa propre image de marque.
A cet égard, la question se pose de savoir si le produit doit être commercialisé sous le nom du licencié ou sous celui du concédant. Lorsque que le produit est commercialisé sous le nom du concédant, le licencié peut toutefois être désireux de conserver son image en tant qu’entreprise indépendante également d’un point de vue externe.
Important: Le règlement déterminant le label sous lequel le produit est vendu peut avoir une incidence sur la responsabilité.
Un bon marketing implique que le licencié élabore à l’attention de ses clients des conditions de vente générales pour le produit licencié bien conçues. Cela peut s’effectuer en concertation avec le concédant.
Habituellement, le licencié doit élaborer un service client selon les exigences du concédant, ce qui est susceptible d’engendrer des investissements élevés. Il est important de déterminer la partie contractuelle et le type d’investissements pour la prise en charge en matière de marketing et de service client. Une clause selon laquelle le licencié est tenu de tout prendre en charge, n’est pas forcément équitable. Une faible redevance ne permet pas nécessairement de compenser un déséquilibre au niveau de ces coûts, en particulier dans la phase de démarrage.
Redevance
En règle générale, la redevance représente un pourcentage dont l’importance est à déterminer de manière précise. Les redevances peuvent être conçues sous la forme d’une redevance sur le chiffre d’affaires, sur les pièces vendues ou en tant que forfait. Le taux de pourcentage est notamment fonction du niveau de notoriété de la marque, du type de produit, de l’étendue de la licence concédée ainsi que de la situation concrète du marché. Dans la pratique, les taux de licence s’élèvent de 0,5% à 5% et peuvent cependant atteindre un taux de 10% pour les marques très connues. Les alternatives suivantes sont appliquées dans la pratique :
- Top-Down: La redevance est définie en tant que quota sur le chiffre d'affaires ou sur le bénéfice du licencié. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer la base de calcul de manière exacte. La conclusion d’une redevance minimum est en tout état de cause recommandée. Il est également envisageable de convenir d’un forfait auquel s’ajoute des redevances basées sur le chiffre d’affaires ou sur le bénéfice réalisé.
- Bottom Up: Les investissements et dépenses encourues par le licencié sont pris en compte en tant que base de calcul et la redevance est calculée de sorte que le concédant puisse couvrir les coûts y afférents à long terme. Dans ce cas, un forfait peut s’avérer judicieux, avec le cas échéant des redevances supplémentaires en fonction du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisé.
Autres remarques:
- La Formation et l’information du personnel sur l’objet de la licence sont en règle générale facturées séparément.
- Il est préférable d'engager un auditeur indépendant pour le contrôle de la comptabilité.
- Pour les contrats avec l’étranger, il convient de déterminer la devise dans laquelle les redevances sont à verser et le mode de calcul du cours. Le cas échéant, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour les fortes fluctuations de change.
- Il ne faut pas oublier de prévoir des dispositions qui définissent les conditions de paiement, telles que périodes de paiement, retard etc..
Responsabilité et garantie
Remarque: Au cas où la responsabilité ou une garantie impliquant l’autre partie contractuelle serait invoquée, il convient de conclure une clause d’obligation d’information immédiate. Il est nécessaire de définir les règles portant sur la responsabilité et la garantie de manière précise et de veiller à ce qu’elles soient équitables. Il n’est pas acceptable d’engager intégralement la responsabilité d’une seule partie.
En principe, la responsabilité d’une partie est étendue à sa sphère d’influence, dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité fondée sur la faute. Cf. en revanche les responsabilités causales, telle que la responsabilité du fait du produit. Chaque partie est tenue responsable de ses propres actes de négligence et de ses fautes. Il n’est pas réaliste de penser que le concédant va garantir le statut juridique de la marque, raison pour laquelle il ne donnera aucune garantie eu égard à des droits de tiers opposés. L’octroi d’une licence n’est possible que tant que la marque est protégée. En règle générale, il est par conséquent judicieux et équitable d’imposer au concédant l’obligation de prolonger la validité de la marque et de la protéger.
Par ailleurs, il est possible de déterminer les points suivants:
- Le licencié assume normalement la garantie relative aux produits qu’il fabrique lui-même.
- La responsabilité du concédant est engagée vis-à-vis des informations relatives à l’objet de la licence et qu’il a communiquées au licencié, notamment lorsqu’il a omis de lui indiquer les risques et difficultés.
- La responsabilité du concédant devrait également être engagée lorsque l’objet de la licence ou tout autre document est obsolète et que cela engendre des erreurs de production.
- Si les causes de responsabilité sont imputables aux deux parties, il est possible de la partager.
Protection de la propriété intellectuelle
Remarque: La protection de la propriété intellectuelle (brevet, marque, design et droit d’auteur) ne peut incomber à une seule partie. Une telle clause ne serait pas équitable, étant donné que l’indemnisation en cas de violation de droits est susceptible d’être très onéreuse.
Il peut arriver que l’on soit obligé de mener des procès coûteux pour protéger ses droits. C’est pourquoi les parties devraient répartir de façon équitable les frais de dépenses juridiques et de toutes assurances éventuelles, bien entendu en fonction de la situation respective des parties.
De même, il convient de déterminer les mesures prévues en cas de violation de droits de tiers par le biais de l’objet de la licence. Ce cas de figure ne se présente pas pour les brevets, marques et designs car la situation est clarifiée avant leur dépôt. Par contre, en ce qui concerne les droits d’auteur il est possible qu’une personne ait eu la même idée avant sans que qu’on ne le sache. Dans pareil cas, il est recommandé de mener des négociations avec la personne concernée qui sont susceptibles d’aboutir à une solution gagnant-gagnant.
Il est primordial de ne pas signer une clause d'indemnité unilatérale dans le cadre d’un contrat de licence. Si l’on devait toutefois prendre ce risque, il est nécessaire de prévoir une restriction, c.-à-d. de conclure un plafond pour les frais investis en vue de la défense de droits en tant que partie.
L’une des parties doit en tout état de cause informer l’autre partie lorsqu’elle prend connaissance d’une violation de droit.
Dissolution du contrat de licence
Remarque: Il est opportun de conclure un délai de résiliation du contrat de licence, suffisamment long pour permettre aux deux parties de se préparer à la dissolution du contrat.
Un contrat de licence à durée déterminée est également envisageable, lequel pourra être transformé en un contrat résiliable à l’issue du délai fixé. La durée du délai doit être déterminée de sorte que les parties ne soient plus tenues par le contrat une fois le produit obsolète. La durée d’actualité d’un produit est naturellement fonction des circonstances en présence.
La possibilité de résilier le contrat pour cause grave demeure réservée, comme notamment dans le cas d’une rupture de contrat. Il est possible de déterminer le délai durant lequel l’obligation de redevance est maintenue dans ce cas et de stipuler que des prétentions de dommages et intérêts demeurent réservées.
Conditions générales pour les contrats de licence
Les conditions générales doivent contenir les clauses suivantes :
- droit applicable et lieu de juridiction.
- clause selon laquelle la volonté des parties est déterminante lorsque certaines dispositions du contrat ne sont pas ou plus conformes au droit en vigueur.
- clause de médiation : il est opportun de faire appel à un médiateur en cas de conflit et de s’engager à une telle procédure. La plupart du temps, le médiateur est rémunéré par les deux parties à parts égales.
- tribunal arbitral : ces procédures peuvent être très coûteuses. C’est pourquoi il convient d'étudier ce point avec prudence.
